Amiguetes de lo Ajeno: Segunda Parte


La productora de Santiago Segura, Amiguetes Enterprises S.A., consigue una importante victoria en Segunda Instancia, pese a la existencia de infracción de un diseño comunitario en las camisetas utilizadas para la promoción de la película Torrente 4: Lethal crisis.

Hace casi un año que no publico nada en este blog y desde entonces, ha habido muchas novedades jurídicas interesantes en el mundo de la moda. Tras un año de mudanza movidito, me he prometido a mi misma retomar mi viejo blog de Moda y Derecho. Dicho y hecho. Hoy os traigo la Sentencia en Segunda Instancia del Tribunal de Marca Comunitaria de 10 de enero de 2014 que estima, en parte, el recurso interpuesto por la productora de Santiago Segura contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.2 de Alicante. Veamos qué ha cambiado.

La sentencia confirma que las camisetas promocionales de Torrente 4 infringen el diseño comunitario n.000833306-001, registrado por la empresa madrileña Diablito Vibes, S.L. para la ornamentación de camisetas y otras prendas de vestir:

Diseño de la camiseta promocional de Torrente 4

Diseño de la camiseta promocional de Torrente 4. Fuente: El País

Diseño de Diablito Vives copiado en las camisetas promocionales de Torrente 4

Diseño registrado por Diablito Vives bajo con núemro DCR 833306

Me gusta particularmente la sistemática empleada por el Tribunal de Diseño Comunitario (TDC) para valorar la existencia de infracción: el usuario informado, el grado de libertad del autor y la comparación sintética o de conjunto de los diseños.

  • El usuario informado: El análisis de la infracción debe realizarse desde la perspectiva del usuario informado: “No es el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz… tampoco un experto o técnico capaz de observar en detalle las más pequeñas diferencias que existan entre los mdoelos o dibujos en conflicto… [E]l adjetivo informado sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos…. El concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino una especial diligencia, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate”. Desde esta perspectiva, el TDC entiende que el usuario informado de este tipo de productso es el público juvenil que habitualmente usa prendas informales con diseños gráficos estampados.
  • El grado de libertad del autor: En segundo lugar, el análisis debe tener en cuenta el grado de libertad del autor: “[E]l grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate”. Así, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor, más dificil será explicar las coincidencias entre los modelos comparados. El TDC enntiende que a la hora de realizar este diseño, el grado de libertad del autor era absoluto.
  • Comparación sintética: Por último, para determinar la existencia de infracción, el TDC entiende que debe realizarse una comparación global teniendo en cuenta que, a la hora de determinar si el segundo diseño produce una “impresión general distinta” en el usurio informado, debe atenderse a (i) la coincidencia o disparidad de los elementos comunes de este tipo de diseños; y (ii) la coincidencia o disparidad de los elementos impropios de este tipo de diseños.

Tras aplicar este sistema de análisis el TDC confirma la decisión de primera instancia, entendiendo que existen similitudes muy sustanciales entre los diseños comparados y que las diferencias que destaca el apelante no son significativas. ¿Conclusión? La camiseta promocional de la película TORRENTE 4 LETHAL CRISIS produce en el usuario informado la misma impresión general, infringiendo así lo dispuesto en los artículos 19.1 y 10 del Reglamento de Diseño Comunitario.

Como comentábamos en nuestro post anterior: Amiguetes de lo Ajeno, el Tribunal de Primera Instancia condenó a pagar a DIABLITO casi 12.000 Euros por los gastos extrajudiciales ocasionados, a publicar la sentencia y, lo que es más importante, a pagar a la empresa madrileña un 1% de los beneficios netos obtenidos por la comercialización de Torrente 4. A finales de 2011, la recaudación de la película rozaba los 20 millones de euros, lo que hubiese supuesto una indemnización cercana a los 200.000 EUR para Diablito Vives.  Pero en Segunda Intancia, el TDC reduce considerablemente la cuantía indemnizatoria. Analicemos en detalle los razonamientos del TCD:

Recordemos que en Primera Instancia, los conceptos indemnizatorios concedidos fueron los siguientes:

  1. Daño emergente: 1.553.68 EUR (actuaciones extrajuidiciales llevadas a cabo por la actora)
  2. Daño moral: 10.000 EUR
  3. Lucro cesante: solicitando, tal y como permite el artículo 54 y ss. de la Ley de Diseño Industrial (LDI), la cifra más elevada de las siguientes: (i) 1% de la cifra de negocio realizada por los infractores; o (ii) los beneficios obtenidos por la venta y utilización promocional. El Tribunal optópor la segunda opción, sumando el 1% del contrato suscrito con Telepizza por valor de 20.000 EUR para la distribución gratuita de las camisetas (Beneficio directo) y el 1% de los beneficios netos obtenidos por la comercialización de la película (Beneficio indirecto).

En segunda instancia, el TDC rechaza las indemnizaciones concedidas por el Juzgado de Diseño Comunitario y reduce considerablemente las cantidades que Diablito Vives esperaba percibir.

  1. Daño emergente: reducido a 388,42 EUR (prorrata de las partes demandadas)
  2. Daño moral: no indemnizable por no haber sido solicitado por el demandante en la demanda.
  3. Lucro cesante:  El tribunal rechaza la primera posibilidad ofrecida por la LDI (Cifra de negocio obtenida por la venta de los productos) al entender que las camisetas no había sido ofrecidas para la venta y que, en consecuencia, no se había obtenido beneficio alguno por este concepto. Se opta así por el segundo concepto indemnizatorio: los beneficios obtenidos por el infractor. En relación con los beneficios directos, el TDC entinde que deben tenerse en cuenta los 20.000 EUR obtenidos por Amiguetes por el contrato de merchandising suscrito con Telepizza pero reduce la cuantía indemnizatoria por entender que el valor del contrato en cuestión no estaba únicamente en el diseño infringido: “[E]l beneficio no puede concretarse en la totalidad de la suma recibida como precio, esto es, 20.000 EUR porque también se ceden los derechos sobre el nombre y logotipo de la película, elemento principal de la promoción conocido por la generalidad del público… En consecuencia, la indemnización por este concepto se reducirá de tal manera que procede fijarla en 5.000 EUR”. Por su parte, al analizar los posibles beneficios indirectos, el TDC rechaza la posibilidad de acudir a la taquilla obtenida por el filme como base para calcular el beneficio obtenido por Amiguetes a causa de la infracción: “[N]o se ha acreditado que el hecho de estampar una pistola de características similares a la registrada por la actora en la parte frontal de la camiseta de promoción haya contribuido de alguna manera al incremento de la recaudación en taquilla y a los beneficios obtenidos por la actora”.

El “recorte” del TDC sobre el quantum indemnizatorio de la primera instancia es más que considerable. Pasamos de un cifra que supera los 200.000 Euros a una que no alcanza los 6.000. En todo caso, la metodología seguida por el TDC nos parece más adecuada en relación con los conceptos indemnizatorios. Un poquito más de luz en la escasísima jurisprudencia en materia de diseño industrial.

Knockoffs ¿Inspiración o copia? Lo discutiremos el 23 de mayo en las Jornadas Moda y Derecho de Garrigues


Preparar unas Jornadas sobre Moda y Derecho no es tarea fácil. Primero hay que elegir los temas que pueden resultar más interesantes para los agentes del sector (empresas, diseñadores, publicistas, distribuidores, periodistas, blogueros….) y después, elegir a los ponentes más adecuados para que puedan explicar cuál es su visión sobre el tema. Con este objetivo hemos diseñado las Jornadas “Derecho y Moda” que celebraremos el próximo 23 de mayo en el auditorio de Garrigues de Madrid (un edificio espectacular diseñado por el arquitecto Rafael de La-Hoz) y a las que, por supuesto, estáis invitados. El evento es gratuito pero como el aforo es limitado, será necesiaría la inscripción. Tenéis toda la información aquí.

Como aún quedan más de dos semanas, iremos abriendo boca sobre los temas que vamos a discutir en las Jornadas. Comenzaremos con la mesa “Knockoffs” ¿Inspiración o copia?”. El tema, desde luego, está dando mucho que hablar ya que cada vez son más los ejemplos de diseños que van “más allá” de la mera inspiración para convertirse en auténticas copias de los originales, a los que sólo les cambian la marca. Existen blogs especializados en detectar estas “casualidades” estilísticas e incluso las revistas de moda dedican secciones enteras a mostrarnos dónde podemos encontrar las “copias” de los diseños de alta costura que nuestros bolsillos no pueden permitirse.

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Los knockoffs son un quebradero de cabeza para el derecho, ya que no hay unanimidad sobre si son perjuidiciales o benefoiciosos para la industria de la moda. De hecho, existe una corriente importante que desde Estados Unidos defiende una total libertad libertad de copia siempre y cuando no se copie la marca del producto. Este sector entiende que la existencia de la copia favorece a la industria de la moda. ¿Por qué? Porque cuando las copias proliferan, los diseñadores necesitan lanzar nuevas colecciones de forma rápida y constante para evitar que sus modelos se quemen y dejen de ser “exclusivos”. Que haya más producción genera más trabajo y, al mismo tiempo, una mayor variedad de productos para el consumidor. Por el contrario, otros opinan que permitir este tipo de comportamiento está causando un serio perjuicio al diseño y por lo tanto, deberían endurecerse las medidas legales para erradicar el parasitimo. ¿Qué pensáis vosotros?

Para discutir las diferentes posturas tenemos unos ponentes de lujo (¡gracias de nuevo a todos por acompañarnos!): Modesto Lomba (diseñador y presidente de ACME), Helena Rohner (diseñadora de joyas) y Marisa Santamaría (Directora de Comunicación del Istituto Europeo di Design y analista de tendencias). No podíamos pedir más. Creadores de primera línea y expertos en el sector del diseño compartiendo con nosotros su opinión sobre los knockoffs… ¡Nos vemos el 23 de mayo!

Publicidad en Twitter: Cómo evitar el #publi


Hace unos meses escribí un post sobre el cambio normativo que se estaba produciendo en Estados Unidos y en el Reino Unido en relación con la publicidad en redes sociales. Los publicistas -mucho más imaginativos que los abogados- están utilizando de forma masiva los perfiles sociales de las celebrities y otros influencers para promocionar productos de la forma más efectiva posible: sin que se note que es publicidad. Proliferan los blogs de moda, cocina, diseño, música… y a los blogueros y celebrities con más influencia se les puede llegar a pagar de 50 a 20.000 Euros por ‘tuit’.

Sin embargo, el legislador entiende que los consumidores deben ser conscientes en todo momento de estar recibiendo un mensaje publicitario y en consecuencia, prohibe la publicidad subliminal. Una nueva resolución de la ASA (el organismo encargado de la autorregulación de la publicidad en el Reino Unido) ha confundio a algunos publicistas, que ante la ausencia de sanción, han pensado que la ASA había cambiado de criterior y que de ahora en adelante, “todo el monte sería orégano”. No es así. El protagonista es de nuevo Wayne Rooney , que ya vio como se retiraba una de sus campañas para Nike por este mismo motivo, aunque ahora el ‘tuit’ publicado es sustancialmente distinto:

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Es cierto, en el cuerpo del ‘tuit’ no aparece el hashtag #publi, y aún así, la ASA consideró que la publicidad era correcta y que en este supuesto, no era necesaria ninguna advertencia ‘adicional’ al usuario. ¿Qué ha cambiado? El diseño del anuncio. Si nos fijamos bien, en el ‘tuit’ existen todos los elementos necesarios para que los usuarios, los followers de Rooney, puedan deducir que están ante un anuncio: la dirección @NikeFootball, el hashtag #myground y lo más importante, una fotografía claramente profesional en la que aparecen visibles los logos de la compañía. La resolución es muy clara a este respecto:

The ASA noted the tweet included the statement “The pitches change. The killer instinct doesn’t. Own the turf, anywhere” followed directly by the @NikeFootball Twitter address, the hashtag “myground” and a link to a picture. We considered the reference to Nike Football was prominent and clearly linked the tweet with the Nike brand. Whilst we considered that not all Twitter users would be aware of Wayne Rooney’s sponsorship deal with Nike or the particular Nike campaign the tweet promoted, we considered that in the particular context of a tweet by Wayne Rooney the wording of the initial statement was such that in combination with “@NikeFootball” and “#myground”, the overall effect was that the tweet was obviously identifiable as a Nike marketing communication.

Así que nada ha cambiado con respecto a la decisión anterior de la ASA. En este supuesto no se trata de publicidad encubierta, sino ante una campaña claramente publicitaria que no pretendía disimular su carácter comercial. ¡Me muero de impaciencia por ver la forma en la que esta decisión va a influir en las campañas publicitarias a través de redes sociales! (Lo que voy a tener que pelear para convencerles de que el Caso Rooney no es la solución de todos sus problemas… 🙂 )

Barcelona Fashion Summit 2014: La fuerza de la marca


En sólo dos años el Barcelona Fashion Summit que organiza Modaes se ha convertido en el punto de encuentro de los principales players de la industria de la moda española. Como abogada especializada en Fashion Law, fue todo un placer participar en la jornada. Como ciudadana española, un alivio comprobar que aún hay sectores que permiten deshacerse del pesimismo generalizado y pensar que, de forma incontestable, somos una potencia mundial en este sector.

La jornada dejó satisfecho a todo el mundo, al menos a todas las personas con las que yo hablé y es que, parafraseando el titular de hoy de Modaes, fueron nada más y nada menos que 350 los directivos y profesionales del mundo de la moda que asistieron al evento. En los corrillos, comentábamos lo increible que había sido el desarrollo de la industria de la moda española sin ningún tipo de apoyo estatal, de forma discreta. Nada que ver con los constantes apoyos que reciben otros sectores, como la automoción o las energías renovables. La industria de la moda española ha crecido solita, sin ayudas y sin grandes campañas de promoción estatal.

Yo tuve el placer de participar en la primera mesa de debate: “La fuerza de la marca: posicionamiento en un mercado global”, junto con Borja Castresana (Desigual), Ninona Vila (Mango), Juan Carlos Ibánez (Forecast) y Gonzalo Brujó (Interbrand). Poco se puede decir ya sobre el buen hacer de Desigual y Mango, por lo que me quedé con las palabras de Juan Carlos Ibáñez y con el rápido crecimiento de su marca, Forecast. Muy curioso el hecho de que se trate de una empresa extremeña, una tierra que aparentemente no cuenta con gran tradición textil y que automáticamente hace que me solidarice con ellos (soy medio manchega y empatizo con facilidad con las tierras de secano).

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En el debate comentamos cuáles eran los principales errores que cometían las empresas a la hora de internacionalizar su marca. Yo aporté dos grandes clásicos: difícil pronunciación en inglés y/o escasa distintividad que aumenta la probabilidad de que nos “tropecemos” con derechos previos de terceros. Mango ya lo sufrió en sus propias carnes al desembarcar en Estados Unidos, donde utiliza el distintivo MNG. Forecast también reconoció que está teniendo problemas a la hora de internacionalizar su marca precisamente por la existencia de derechos previos de terceros.

No hay una estrategia única a la hora de internacionalizar una marca. Hay que entender muy bien cuál es el espíritu de la firma, su público, su diferencia y, sobre todo, cuál es la experiencia que desea transmitir al consumidor. Por eso y siempre que sea posible, es muy recomendable que los departamentos de marketing y legal coordinen una buena estrategia marcaria, desechando aquellos nombres que aun siendo atractivos, puedan suponer unos gastos elevados en el registro y posterior defensa de la marca. ¿Mi lema a la hora de elegir una marca? Imaginación. The more distinctive, the better!

Me quedo, también, con el detalle que tuvieron los organizadores con los ponentes, y tan feliz que he puesto mi retrato sobre la mesa del despacho, no me parezco mucho, pero el dibujo mola 🙂

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No sé quién se encarga del diseño gráfico de Modaes, pero mi más sincera enhorabuena ¡un look & feel intachable!

Facebook vuelve a cambiar sus normas de publicidad


Nadie duda del potencial de Facebook para la promoción de todo tipo de actividades empresariales. Por ello, son muchas las marcas que en su afán por interactuar con sus clientes no dudan en lanzar todo tipo de promociones a través de esta red social. Lamentablemente, la mayoría no tienen en cuenta la normativa de Facebook.

¿Por qué es importante prestar atención a las Normas de Publicidad de Facebook? Muy sencillo, porque si no las cumplimos, la red social puede cerrar nuestra página y hacer que perdamos los fans que tanto trabajo nos ha costado conseguir. Por ello, a la hora de utilizar las redes sociales como plataformas para la promoción de nuestra actividad, debemos tener presente que además de la normativa española en materia de publicidad, protección de datos y consumo, debemos respetar las normas impuestas por la propia red social: las reglas del club.

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Las tres novedades más importantes introducidas por Facebook son las siguientes:

  1. Ya no es necesario utilizar aplicaciones para la realización de actividades promocionales. Lo que Facebook pretendía al obligar a las empresas a utilizar aplicaciones para sus promociones era fomentar la independencia de las mismas. La verdad, es que la regla no tuvo una buen acogida y en realidad, eran muchas las empresas que optaban por ignorar los requisitos impuestos por Facebook. Es probable que la red social haya optado, simplemente, por eliminar una norma con escaso cumplimiento y por ello, dejar que sean las propias empresas las que decidan si quieren utilizar aplicaciones para sus promociones.En todo caso, no debemos olvidar que el uso de aplicaciones, aunque incremente los costes iniciales de nuestra campaña, puede ser muy beneficioso ¿Por qué? Porque la utilización de una aplicación permite que la empresa recabe directamente los datos de los usuarios, lo que no sucede cuando la promoción se realiza directamente a través de una página. Además, las aplicaciones pueden resultar más seguras a la hora de administrar la promoción porque nos permiten establecer unas condiciones de uso particulares (bases legales) específicas para la participación de los usuarios en nuestra promoción. La utilización de unas bases legales específicas es especialmente recomendable si la promoción implica la utilización de contenidos generados por los usuarios (User generated content) u otras actividades que conlleven la necesaria licencia de derechos de propiedad intelectual o de imagen.
  2. Utilización del botón “Me gusta” como mecanismo de votación: Aunque el botón “Me gusta” de Facebook es una de las herramientas preferidas por los publicistas, lo cierto es que hasta ahora, Facebook prohibía tajantemente su uso como mecanismo de votación en actividades promocionales. Desde ahora, y siempre y cuando la promoción en cuestión se administre a través de Facebook (y no dentro de una aplicación), podremos utilizar este mecanismo de votación. Un elemento más a considerar a la hora de decidir si utilizaremos una aplicación propia o nuestra página de Facebook para realizar nuestras actividades promocionales.

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  3. Exactitud en el etiquetado de fotos. Se trata de un mecanismo ampliamente utilizado por algunas empresas para aumentar la viralidad de sus contenidos. ¿Cómo? Solicitando a los usuarios que se auto-etiqueten o que etiqueten a sus amigos (Tagging) en fotografías en las que no aparecen y cuyo contenido es, eminentemente, comercial. Ante el aumento de esta práctica Facebook nos exige que juguemos limpio con el tagging y que las fotografías sólo estén etiquetadas con los nombres de las personas que realmente aparecen en ellas: “No debes etiquetar contenido de forma inapropiada ni animar a los usuarios a que lo hagan (por ejemplo, no animes a los usuarios a que se etiqueten en las fotos en las que no aparecen)”.

Pero muchas de las normas de Facebook se mantienen y precisamente por su escaso cumplimiento, conviene recordar cuáles son las más importantes.

  1. No podemos pedir a los participantes que publiquen contenido en sus perfiles personales (imágenes, comentarios, vídeos…). De este modo, Facebook pretende mantener limpio el Timeline de sus usuarios y evitar que la red social se vea sobrecargada con publicidad. De forma expresa, Facebook nos dice que no podemos utilizar frases como “compártelo en tu biografía para participar” o “compártelo en la biografía de tu amigo para conseguir participaciones adicionales“. No hay que confundir, de todos modos, el alcance de esta norma. Lo que no podemos hacer es pedirle al usuario que publique en su perfil para poder participar en nuestra promoción. Cosa muy distinta es que el usuario decida, por si mismo, hacerse eco de la misma. Si queremos User generated content debemos pedir a os usuarios que lo publiquen en NUESTRA pagina y no en la suya.
  2. Debemos dejar claro que nosotros somos los responsables de nuestras actividades promocionales. Obviamente, si no lo hiciésemos así, Facebook podría estar asumiendo responsabilidad por actividades que no monitoriza y que no puede ni debe monitorizar. Por ello, aún debemos exonerar a Facebook de toda responsabilidad en nuestra promoción y dejar claro al consumidor, mediante la advertencia pertinente, que “la promoción no está patrocinada, avalada, administrada ni asociada en modo alguno a Facebook“.

De momento estas son las novedades lanzada por Facebook. Ahora nos queda ver qué nuevos desafíos nos plantean los creativos a la hora de interpretarlas 😉

Gareth Bale: 11 de corazones


El fichaje del jugador galés Gareth Bale por el Real Madrid no ha dejado indiferente a nadie. Son muchas las expectativas creadas, y la voraz prensa deportiva española va a exigir a Bale que justifique, uno a uno, los 91 millones de Euros que el club blanco ha pagado por él. De momento, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, el jugador viene con los deberes hecho: marcas registradas y jugosos contratos de patrocinio.

EFE

EFE

Excepto algunos romáticos, son pocos los que ponen en duda la importancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial para la existencia del deporte actual y, en concreto, del fútbol profesional. Los ingresos obtenidos por los clubes por la venta de entradas son nímios si los comparamos con los ingresos que obtienen por la retransmisión de los partidos, patrocinios, merchandising o la explotación directa e indirecta de la imagen de sus jugadores estrella, algo de lo que Florentino Pérez es plenamente consciente.

Este mismo año la revista Forbes ha considerado al Real Madrid el equipo más valioso del mundo (valorado en 3.300 millones de dólares), seguido del Manchester United (3.170 millones de dólares y del F.C. Barcelona (2.600 millones de dólares). Por ello, somos muchos los que pensamos que además de por su indudable calidad técnica, Gareth Bale también ha sido fichado por su tirón mediático en el mundo anglosajón. En cualquier caso, lo que está claro es que Bale tiene muy claro que su carrera deportiva tiene una importante vertiente comercial que debe proteger.

Credit Nick PottsPA ArchivePress Association Images

Credit Nick PottsPA ArchivePress Association Images

En el Real Madrid, son muchos los jugadores que se han preocupado por asegurar sus derechos de propiedad intelectual: Beckham, Sergio Ramos y como no, Cristiano Ronaldo, que tiene registrados como marca su nombre y las abreviaturas CR7 y CR9. Gareth Bale viene con los deberes hechos y además, con una innovación que hasta ahora no habíamos visto en el mundo del fútbol: el registro del gesto que hace cuando marca un gol. El famoso “Eleven of hearts” (menos mal que al final el Real Madrid le mantuvo el dorsal…).

bale trademark

Se han leído muchas barbaridades en la prensa en relación con la novedosa marca de Bale. Como que gracias a su registro el jugador galés tiene la exclusiva para poder hacer su “performance” en el campo cada vez que marque un gol. Nada más lejos de la realidad. Bale tiene derechos de exclusiva sobre la creatividad solicitada como marca, nada más. La marca puede servirle para individualizar infinidad de artículos como ropa deportiva, joyería, cosméticos pero no puede impedir que otros realicen el mismo gesto cuando celebren un gol (¡afortunadamente!).

La lección a aprender es clara: protege tu imagen de marca. Los contratos de patrocinio millonarios a los que nos tienen acostumbrados los futbolistas dependen en gran medida de que el deportista pueda garantizar sus derechos de exclusiva.

La batalla del chaise longue: infracción de diseño comunitario


La firma italiana Polo Group ha ganado la demanda interpuesta por la copia de su famoso modelo de sofá chaise longue “Giunone”. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Diseño Comunitario, es muy clara a la hora de fijar los principios aplicables en materia de infracción de diseño comunitario.

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El diseño industrial siempre ha sido el hermano pobre de la propiedad industrial. Por un lado, se critica la falta de fiabilidad del registro, ya que la inexistencia de un examen de fondo sobre los requisitos de “novedad” y “carácter singular” necesarios para su protección implica que nuestro diseño puede ser anulado con posterioridad al registro. Por ejemplo, un tercero podría demostrar que nuestro diseño se parece a un diseño anterior que no conocíamos y, de este modo, acabar con su novedad o carácter singular. Por otro lado, son pocos los que confían en su registro como vía para proteger el diseño, entendiendo que sólo nos protege contra las imitaciones prácticamente idénticas de nuestros diseños (algo que rara vez sucede).

Sin embargo, las últimas decisiones del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante (como el Caso Torrente 4), parecen apostar por lo contrario y prueba de ello es la Sentencia de 22 de febrero de 2013 de la Audiencia Provincial de Alicante. Polo Group SRL demandó a Tapicerías Hnos Salceda SL y HS Confort 99 SL por infracción de su modelo de Chaise Longue Guinone, protegido como diseño comunitario 1680232-0014:

Diseño Comunitario Registrado 1680232-0014

Diseño Comunitario Registrado 1680232-0014

A continuación, el modelo Bristol, fabricado y comercializado por Tapicerías Hnos Salceda SL y HS Confort 99 SL:

Sofa Bristol

Sofa Bristol

La sentencia es interesante por su claridad a la hora de aplicar el Reglamento de Diseño Comunitario y su entendimiento de la finalidad del mismo, clarificando los conceptos y principios que deben regir la protección del diseño industrial.

Resulta especialmente interesante su definición de “usuario informado“, es decir, la perspectiva que adopta el juez para valorar si se ha producido una infracción:

Se invocan como elementos de comparación de muebles de descanso cuya impresión de conjunto es distinta a las del modelo de la actora, que no pueden pasar desapercibidas para un usuario informado, que en el caso que nos ocupa se considera que es aquél que compra estos muebles para instalarlos en su vivienda y que está al corriente de lo que ofrece el mercado, de las tendencias de la moda y de las características básicas del producto, y que por consulta de revistas de diseño y decoración, por visitas de comercios del ramo o por consultas en Internet, ha tenido ocasión de ver y comparar modelos de sofás, sin que deba ser experta en diseño industrial, como lo sería una interiorista.

Por otro lado, el juez tiene muy en cuenta una característica esencial del diseño industrial que suele pasar inadvertida. No se están protegiendo los elementos que configuran el diseño, sino el diseño como un todo. De este modo, es posible que la combinación de elementos que no son nuevos, nos permita obtener un diseño que, considerado en su conjunto, cuente con las características de novedad y carácter singular necesarias para su protección:

La única compartiva realizada por las demandadas se efectúa sobre elementos concretos (remates de reposabrazos y visión de dos franjas laterales de respaldo), que no es procedente, ya que lo determinante es la visión general y sintética, no si alguno de esos elementos estaban ya aisladamente en otros sofás previamente al modelo Giunone.

Por último, resulta igualmente interesante el razonamiento del juez a la hora de valorar la libertad creativa del diseñador:

Cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos y modelos comparados causen una impresión general distinta en los usuarios informados. De este modo, un amplio grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos comparados entre los que no existan diferencias significativas causan la misma impresión general en los usuarios informados.

La sentencia sigue las pautas marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de diseño industrial y, por ello, resulta muy relevante para unificar la doctrina del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante y proporcionar un marco jurídico más previsible y seguro para la protección del diseño.