Es habitual que los diseñadores de moda decidan utilizar su propio nombre para presentar sus colecciones que, de este modo, adquieren un aire más artístico y cercano a otras ramas del arte como la pintura o la escultura. Se trata de “firmar” la prenda o el accesorio que se ofrece al consumidor y, de este modo, crear una relación emocional entre el diseñador y el cliente.
Pero la moda está destinada al consumo y el punto en el que la “firma” se transforma en “marca” hace separable a la persona de la empresa identificada con su nombre. De este modo, el espíritu de las grandes casas de moda perdura en el tiempo, posibilitando que Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga o Christian Dior cobren vida a través de los herederos de sus maisons.
Sin embargo, el uso del propio nombre para iniciar la andadura de una empresa de moda también tiene sus riesgos. Prueba de ello es lo sucedido al diseñador norteamericano Paul Frank, que tras la venta de la exitosa franquicia que dio vida al mono Julius, ha perdido el derecho a desarrollar nuevos productos usando su nombre, que registró como marca en 1998 y que ahora, es titularidad de la mercantil Paul Frank Industries, LLC. Lo que los tribunales estadounidenses vinieron a decir, es que una vez cedida la marca, el diseñador no puede hacer un uso de su nombre que pueda inducir a error a los consumidores con respecto a las marcas titularidad de Paul Frank Industries.
En Europa la primera batalla legal por recuperar su nombre la libró la diseñadora británica Elizabeth Emanuel, famosa por haber diseñado el vestido de novia de Lady Di en su boda con el Príncipe de Gales. La famosa diseñadora fue realmente creativa en la estrategia utilizada a la hora de recuperar su nombre, ya que optó por alegar que el uso del mismo por parte de la empresa a la que se lo había cedido resultaba engañoso[1] ¿Por qué? Porque al identificar las colecciones bajo la marca “Elizabeth Emanuel”, se estaba dando a entender a los consumidores que era ella la encargada de realizar los diseños. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) falló en su contra, concluyendo que nada impide que un nombre propio pueda ser registrado como marca y, con posterioridad, cedido a un tercero. Entiende el TJUE que la marca, per se, no es engañosa y que los potenciales actos de engaño que puedan cometerse a la hora de utilizarla van más allá del derecho de marcas.
El TJUE volvió a enfrentarse a este problema en Céline contra Céline[2], donde la casa francesa pretendía impedir el uso de la denominación social y del rotulo “Céline” a un tercero. En este supuesto, se entra a analizar la excepción prevista en el artículo 14.1.a) de la Directiva de Marcas[3], de acuerdo con el cual, la titularidad sobre una marca no permite prohibir a un tercero el uso de su nombre en el tráfico económico, siempre que dicho uso se realice confirme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Son varias las enseñanzas que podemos extraer de esta sentencia. En primer lugar, que la excepción en cuestión no se limita sólo a personas físicas, sino que también incluye a las jurídicas y por tanto, a sus denominaciones sociales. En segundo lugar, una amplia interpretación del concepto “uso leal”, que excluye aquellos usos que puedan denotar la existencia de un vínculo entre los productos y servicios del titular de la marca y los del tercero en cuestión.
De este modo, vemos que tanto los tribunales estadounidenses como el propio TJUE ponen el acento en la forma de uso del nombre por parte de sus antiguos titulares. Siendo así, es difícil imaginar un uso lícito en aquellos supuestos en los que el diseñador ha vendido su marca a un tercero ya que, en la mayoría de los casos, estaremos ante supuestos de competencia directa entre el creador y el nuevo titular de la marca.
En España, junto con la Ley de Marcas[4], los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal[5] también pueden servir para prohibir que los diseñadores utilicen como firma la marca ya cedida a terceros. Así, cabe entender que dicha conducta puede constituir tanto un supuesto de actos de confusión, como un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, supuesto sobre el que ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo[6].
En este contexto, el diseñador que está creando su propia marca debe pensar muy bien si de verdad quiere unirla de forma indisoluble a su propio nombre. Del mismo modo, aquellos que están pensando en vender su empresa a un tercero, deben meditar si entre los activos que van a ser objeto de cesión incluyen o no la marca que protege su propio nombre. De dar este paso, el diseñador que no desee abandonar la industria deberá comenzar pensando en un nuevo nombre para presentar sus colecciones.
[1] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de marzo de 2006 en el asunto C-259/04 (Elizabeth Florence Emanuel y Continental Shelf 128, Ltd.).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 en el asunto C-17/06 (Céline SARL y Céline SA).
[3] Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
[4] Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
[5] Ley 371991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
[6] Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2001.
#derechoymoda 